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从专利行政诉讼案件谈通信专利OA答复策略

来源: 发布日期：2020.08.05 浏览次数（68）

在专利纠纷中，很多时候被诉侵权人会提起专利无效程序。根据《专利法》第四十六条规定，专利权人或无效请求人对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以向人民法院提起诉讼寻求司法救济。在无效过程中和专利行政诉讼过程中，控辩双方会围绕专利的有效性展开讨论，经过多轮质证，确定专利权是否有效。通过分析专利行政案件中涉案专利的无效审查和行政诉讼审理过程，能够为OA答复提供借鉴。本文中通过对一件标准必要专利的行政案件进行分析，为通信类案件OA答复提供借鉴。

关键词

通信领域、专利无效、专利行政诉讼、OA答复策略

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涉案专利专利号200880007435.1，申请日为2008年1月7日，最早的优先权日为2007年1月5日，发明名称为“用于在移动通信系统中发送和接收随机化小区间干扰的控制信息的方法和装置”，专利权人为三星电子株式会社。2016年9月2日，华为技术有限公司（简称华为公司）针对该专利提出无效宣告请求，专利复审委员会与2017年10月26日做出决定（简称被诉决定）认定该专利享有相应优先权，并且华为公司的无效理由不成立，维持专利权有效。

华为公司向法院提起上诉，请求撤销被诉决定，并重新做出决定。一审法院经审理，认定该专利不享有相应优先权，而华为公司的其它主张不成立。三星会社对一审判决不服，提起上述，二审法院驳回上述，维持了原判。

涉案专利涉及移动通信系统中上行链路控制信息的传输，在移动通信系统中，为了降低上行信号传输中对移动设备的功率要求，利用ZC序列传输上行控制信息。相同小区的移动移动设备采用相同的ZC序列，ZC序列具有较好的自相关性，保证同一小区内的移动设备之间不发生干扰。但是不同小区之间移动设备采用的ZC序列不同，不同小区之间的移动设备之间会发生相互干扰。涉案专利解决的技术问题为不同小区移动设备采用不同ZC序列时的干扰问题，采用的技术手段为把特定于小区的或者特定于 UE的随机序列施加于子帧中的控制信息进一步随机化小区间干扰。

涉案专利权利要求1

1.一种用于在单载波频分多址SC-FDMA系统中发送控制信息的方法，包含以下步骤：为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时隙产生不同的正交码；通过将携带控制信息的控制码元和被分配用于所述控制信息的码分复用CDM的序列相乘来产生控制信道信号；和以SC-FDMA码元为基础将所述控制信道信号和所述正交码的码片相乘，并在所述SC-FDMA码元中发送相乘后的控制信道信号。

本文将结合涉案专利在无效宣告和行政诉讼过程中针对其中涉及创造性，独立权利要求是否缺少必要技术特征和权利要求是否得到说明书支持等争辩分析相关法条的OA答复策略。

2.1相关法条和本案案情

创造性条款是审查意见通知书中使用最多的条款，也是代理人在答复审查意见处理最多的条款。专利法22条3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。在审查实践中，审查员一般采用“三步法”进行创造性评述。

在专利审查实践中，对技术问题的解决作出贡献的技术特征是争论的重点，并且针对这样的技术特征审查员一般负有举证责任。在本文中，将对技术问题的解决作出贡献的技术特征称为关键技术特征。根据涉案专利解决的技术问题和技术方案，涉案专利的关键技术特征为：为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时隙产生不同的正交码，以SC-FDMA码元为基础将所述控制信道信号和所述正交码的码片相乘，并在所述SC-FDMA码元中发送相乘后的控制信道信号。华为公司为了证明涉案专利不具备创造性，引入了多篇证据，但是专利复审委员会和法院未采纳其主张。笔者认为，主要原因是其提供的证据没有公开涉案专利的关键技术特征。可以根据证据的情况，可以将创造性答辩策略分成四种情况。在下文中，将最接近的现有技术称为D1，将与D1结合的现有技术称为D2，为了简化分析，本文只分析采用两篇对比文件的情况。

2.2创造性答复策略

1.D1或D2和本申请应用场景相同，D1或D2解决了本申请的技术问题，D1公开内容和本申请的关键技术特征完全相同。

D1公开内容和本申请技术特征完全相同是指D1公开内容和本申请关键技术特征记载完全相同或仅仅是文字记载有微小区别但是实质完全相同。这种情况下，只争辩往往意义不大。如果审查员只引入一篇证据D1或审查员引入D1和D2并且D1和D2有结合启示，不修改直接争辩可能导致申请直接被驳回。

如果D1和D2不存在结合启示，由于D1已经公开了本申请的关键技术特征，对于其它非关键技术特征的部分，采用公知常识评述也是可以接受的。如果不修改争辩，在下一通中审查员也可以直接放弃D2，采用D1+公知常识的方式进行评述，这种争辩只是拉长了审查流程。建议的答复方式是对权利要求进行修改，并且如果增加的技术特征部分本身已经足够使得权利要求有较大的授权把握时，可以不进行D2不具备结合启示的争辩，因为如果此时在一通争辩时就指出D2不具备结合启示，容易使得审查员在二通中补充检索，增加授权的不确定性。如果增加的技术特征部分使得权利要求授权把握较小时，应该同时进行D2不具备结合启示的争辩，以扭转审查员一通时因证据好用对申请授权前景较小的印象。

2.D1或D2和本申请应用场景相同，D1或D2解决了本申请的技术问题，D1或D2公开内容和本申请的关键技术特征相关或相似。

证据2涉及上行控制信号传输，其中采用CAZAC序列对携带控制信息的码元进行扩频（增加UE数量）和加扰处理。涉案专利是用于上行控制信号传输，证据2和涉案专利的应用场景相同，并且证据2中公开其技术方案可以通过干扰消除提高容量，解决的技术问题也和涉案专利相近。但是，证据2中，仅仅公开了对控制信息码元进行加扰处理，但未公开采用正交码进行加扰。

证据6公开了应用参考序列跳频以随机化不同基站的小区之间的干扰，正交的参考信号通过应用不同的相对移位到基本参考信号来产生，序列跳频仅改变用于每一参考信号块的移位。证据6中没有公开为不同时隙产生不同的正交码，并与正交码的码片相乘的技术特征。

专利复审委员会和法院在认定时，均围绕证据2和证据6未公开为不同时隙产生不同的正交码并与正交码的码片相乘的技术特征，并对证据2和证据6的技术方案中为解决小区之间的干扰的技术方案进行了刨析，并指出证据2的技术方案中给出的教导是扰码的长度大于子帧中码元的数量。

结合工作实践和本案启示，认为在针对该类案件，答辩时要首先对对比文件的技术方案进行提炼，提炼出对比文件为了解决相应技术问题的关键技术手段。然后，对对比文件中该技术手段进行进一步分析，找出说明书中涉及该技术手段的所有下位特征，进一步阐述本申请和对比文件解决技术问题采用的不同的技术手段。同时，如果对比文件中的说明书中采用的下位技术特征和本申请的关键技术特征是两种关联较小的技术特征，可以指出对比文件给出了不同的或相反的启示。

3.D1或D2和本申请应用场景不同，D1或D2解决了本申请的技术问题，D2公开内容是本申请的关键技术特征相关或相似。

证据3涉及在下行控制链路传输控制信令的方法，涉案专利涉及的是上行链路传输控制信令的方法，证据3和涉案专利的应用场景不同。移动通信系统中，上行链路和下行链路的设计具有很大的区别。并且专利复审委员会和法院认定时，都指出了证据3涉及的是下行链路传输，并具体指出了证据3由基站对多个UE的上行链路传输进行ACK/NACK反馈，而且还指出证据3的技术方案是针对E-DCH（增强专用信道）的（和涉案专利的应用对象不同）。证据3公开用于UE的1比特ACK/NACK信息的每一段与专用正交序列相乘，形成计对一个用户的信号。证据3未公开涉案专利采用的与CDM序列相乘后再与正交码的码片相乘这两次相乘组合的技术方案。

由此可见，在专利复审委员会和法院的评述中，应用场景和应用对象是重点，并指出证据3的具体用例（由基站对多个UE的上行链路传输进行ACK/NACK反馈）。由此，在针对证据的应用场景和本申请的案件的OA创造性答辩时，除了论述对比文件未公开关键技术点，对技术方案的应用场景，具体用例，应用对象也要进行充分阐述。

4. D1或D2和本申请应用场景不同，D1或D2未解决了本申请的技术问题，D2公开内容是本申请的关键技术特征不相关且不相似。

在争辩时，可以从技术领域（应用场景），技术方案，技术效果三个方面进行具体阐述，并结合上面三种情况进行争辩。

3.1相关法条和本案案情

《审查指南》第二部分实质审查第二章说明书和权利要求书部分3.1.2节规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征；必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案；判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

本案中，无效请求人指出本专利所要解决的技术问题是如何减小小区间的干扰。为了减小小区间的干扰，必须针对每个小区设置不同的正交码组合。否则，如果每个小区设置相同的正交码组合，则涉案专利所要解决的技术问题(即，减小小区间的干扰)无法被解决。

专利复审委认为通过涉案专利权利要求1中的步骤，已经实现了减少使用不同ZC序列导致的小区间UE之间的干扰，解决了本专利要解决的技术问题。在诉讼过程中，原告所主张的本专利权利要求1缺少的"对每个小区设置不同的正交码组合"技术特征，能够使得小区间UE完全不发生干扰，是解决本专利技术问题的优选技术方案，而并非必不可少的技术特征。

3.2缺少必要技术特征答复策略

结合审查指南中的有关规定和审查及答复实践，笔者专利法实施细则第21条的答复主要分为两个步骤，确定所要解决的技术问题，论述权利要求的技术方案能够解决该技术问题。

在进行专利法实施细则22条时，重要的是确定所解决的技术问题。通常，专利文本中会记载所要解决的技术问题。在审查实践中，也一般将专利文本中记载的技术问题认定为所要解决的技术问题。在通信领域，技术问题一般都是提高资源利用率，降低干扰，降低功耗等。但是，某些情况下，专利文本中未记载技术问题，或者记载多个技术问题，或者记载的技术问题不明确，需要确定解决的技术问题。

确定专利所要解决的技术问题之后，确定权利要求的技术方案能够解决该技术问题。在此，需要把握好“解决”的含义，即权利要求的技术方案的技术效果能做到什么程度达到了解决技术问题的地步。这里需要明确，独立权利要求的技术方案没有必要是最完美的技术方案。本案就是典型的例子，在行政诉讼中，法院判决指出，专利权利要求1缺少的"对每个小区设置不同的正交码组合"技术特征，能够使得小区间UE完全不发生干扰，是解决本专利技术问题的优选技术方案。即在进行缺必特相关争辩时，可以将包含对方确定的必要技术特征的技术方案当成优选方案，而将权利要求的技术方案作为一般方案。

4.1相关法条和本案案情

专利审查指南第二部分第二章3.2.1节对专利法26条4款（不支持）有详细的规定。

（1）如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

（2）在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。并且权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。

因此，对于专利法26条4款（不支持）主要有两点规定：

1、概括范围内不能有无法解决技术问题的实施方式；

2、有一致性记载不是必要条件。

无效请求人指出权利要求1的特征“不同时隙产生不同的正交码”概括了正交码针对时隙不同的任何方案。例如，权利要求1的方案涵盖了正交码的组合对于每个小区相同并且对于每个UE也相同的方案。然而，如果正交码的组合对于每个小区相同并且对于每个UE也相同，则无法减小小区间干扰。因此，权利要求1概括了不能解决发明技术问题的方案，得不到说明书的支持。

无效请求人的主张并未得到专利复审委和法院的支持。在无效决定中，专利复审委认为针对本申请所要解决的技术问题，结合对本专利技术方案的整体理解，本领域技术人员能够从说明书的上述记载中概括得到“不同时隙产生不同的正交码”技术特征。在诉讼过程中，一审判决指出在本专利说明书第[0027]-[0029]段，均记载有"为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时隙产生不同的正交码"的内容，可见，本专利说明书已经记载了"为不同时隙产生不同的正交码"的技术特征。

4.2专利法26条4款（不支持）答复策略

在现有审查实践中，审查员一般会提出在权利要求概括的范围内有不能解决本申请技术问题的实施方式，一般是提出权利要求概括范围内的一个实施例，证明该实施例无法解决本申请的技术问题对此一般有以下几种情况：

1.说明书明确记载这种实施例无法解决技术问题。例如，在说明书中记载本申请只能在蜂窝通信中实现，不能在Zigbee通信中实现。如果权利要求中概括为“移动通信”，审查员指出移动通信包括Zigbee通信，而Zigbee通信的实施方式无法解决本申请的技术问题，此时最优策略是根据说明书对权利要求进行修改。

2.说明书中虽未明确记载这种实施例无法解决技术问题，但是经简单分析该实施例明显无法解决该技术问题。例如，在说明书中明确记载本申请需要解决的技术问题为降低时延，并且需要在宽带系统中实现。如果权利要求中概括为“无线通信系统”，审查员指出无线通信系统包括“NB-IoT”系统，“NB-IoT”系统的实施方式无法解决本申请的技术问题，由于“NB-IoT”系统为窄带系统，不是宽带系统，因此根据本申请说明书“NB-IoT”系统无法解决本申请的技术问题，此时最优策略是根据说明书对权利要求进行修改。

3.很多情况下，无法经简单分析得出这种实施例明显无法解决该技术问题的结论。如本案中，无效宣告请求人提出权利要求1的方案涵盖了正交码的组合对于每个小区相同并且对于每个UE也相同的方案不能解决本申请的技术问题。但是，相关陈述并没有被专利复审委和法院接受。在本案中，证明正交码的组合对于每个小区相同并且对于每个UE也相同的方案无法减小使用不同ZC序列导致的小区间UE之间的干扰是较为繁琐的工作，举证相对困难。此时，可以根据审查时机和案件具体情况来进行争辩，可以让审查员提供明确详细的证据证明其主张的实施方式无法解决相应技术问题。

4.经简答分析可知，该实施方式能够解决本申请的技术问题，此时，可以直接争辩，在此不再赘述。

在争辩专利法26条4款（不支持）时，还可以以相应技术方案或技术特征在说明书中有明确记载为理由进行争辩。例如，本案中，在在诉讼过程中，一审判决补充了说明书中有明确记载作为权利要求符合26条4款的理由。但是，需要注意，这种争辩方式只能作为辅助争辩方式，根据上文，有一致性记载不是权利要求符合专利法26条4款（支持）的必要条件。