【案件重点】

专利侵权案件中，如果涉案专利权被宣告部分无效，导致专利权人主张的权利要求发生变更的，专利权人可以在一审判决作出前变更主张的权利要求。

【案件信息】

裁判文书

文书名称：最高人民法院（2019）最高法知民终161号二审民事裁定
案件类型：侵害发明专利权纠纷
作出日期：2019年8月6日

典型来源：《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》60大典型案件

当事人

上诉人（原审原告）：沈阳飞行船数码喷印设备有限公司
被上诉人（原审被告）：青岛瀚泽电气有限公司

【基本案情】

沈阳飞行船数码喷印设备有限公司（简称飞行船公司）是专利号为ＺＬ20141010××××.7、名称为“一种同步单双面数码喷绘机及其绕布方法”的发明专利（简称涉案专利）的专利权人。飞行船公司认为青岛瀚泽电气有限公司（简称瀚泽公司）实施了侵犯涉案专利权的行为，要求其承担相应的民事责任。

一审诉讼期间，国家知识产权局作出第16225号无效宣告请求审查决定（简称第16225号决定），宣告涉案专利权部分无效，在飞行船公司2019年1月9日提交的权利要求1-9的基础上继续维持有效。其中，被维持有效的权利要求1是飞行船公司将原权利要求2中的技术特征“所述两主动辊为第一主动辊（5）及第二主动辊（20）”和原权利要求6中的技术特征“所述画布（24）的正反两面依次与第一、二主动辊（5、20）相接触，所述第一、二主动辊（5、20）分别由两个独立的驱动装置驱动同步逆向旋转”加入到原权利要求1之后修改而成。

【裁判内容】

一审法院经审理认为：在涉案专利无效宣告前，飞行船公司在庭审辩论终结前当庭明确，以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围。而第16225号决定作出后，涉案专利权利要求1的内容已发生变更，飞行船公司提起本案诉讼的权利基础丧失，应予驳回。据此，一审法院裁定：驳回飞行船公司的起诉。

飞行船公司不服一审裁定，提起上诉。

二审法院经审理认为：飞行船公司在无效宣告程序中通过主动修改的方式对原权利要求1进行了修改。修改后的权利要求1补入了技术特征，形成了不同的技术方案，具有不同的保护范围，从而替代了修改前的原权利要求1的保护范围，而且其他从属权利要求也相应进行了修改。该修改后的权利要求被审查决定维持有效，形成了新的权利要求。在涉案专利权被宣告部分无效之后，只要一审法院尚未作出判决，就应当依法向飞行船公司释明，由飞行船公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是，一审法院并未给予飞行船公司重新明确权利要求的程序性权利，未经释明直接裁定驳回了飞行船公司的起诉，属适用法律错误。据此，二审法院裁定：撤销一审裁定，指令一审法院审理。

【解读与建议】

侵犯专利权纠纷案件中，为使权利人丧失诉讼的基础，被控侵权人通常会向国务院专利行政部门申请宣告涉案专利权无效。当涉案专利权被宣告部分无效时，虽然权利人主张的权利要求可能因主动修改或宣告无效发生了变更，但仍可能存在其他可供主张的权利要求。此时，就会涉及权利人能否变更主张的权利要求的问题。

一、应当允许权利人变更主张的权利要求

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《专利应用法律司法解释（二）》）第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。该条款的主要目的在于解决现行专利民行二元分离的诉讼架构下，因法院无权在专利侵权纠纷案件中对专利权有效性进行审查，导致的专利侵权纠纷案件审理周期过长的问题。但驳回起诉的裁判结果将对权利人的利益产生重大影响，故在适用该条款时应当慎重。当权利人还有其他可供主张的权利要求时，不能仅因为权利人主张的权利要求发生变更，就径行裁定驳回权利人的起诉。

权利人主张的权利要求是确定专利权保护范围的基础，权利人对此应当予以明确。《专利应用法律司法解释（二）》第一条规定，权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。根据该条款的内容可知，即便利权利人因主张的权利要求不明而不符合起诉条件的，也不应径行裁定驳回起诉，而应给予权利人进一步明确的机会，仅在经释明后仍不予明确的情况下，才可以裁定驳回起诉。而在专利权无效宣告程序中被修改或宣告无效后，权利人主张的权利要求虽然发生变更，但如果存在其他可供主张的权利要求，仍可以通过变更的方式选择其他有效的权利要求作为继续主张的依据。在权利人未作出选择之前，权利人主张的权利要求实际上也处于一种不明确的状态，可以参照《专利应用法律司法解释（二）》第一条的立法意图，给予权利人变更所主张的权利要求的机会。

二、变更主张的权利要求的期限应从宽把握

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（简称《民事诉讼法司法解释》）第二百三十二条规定，在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。本案中，一审法院在涉案专利权被宣告部分无效后，未给予权利人变更主张的权利要求的机会，主要理由即为“在涉案专利无效宣告前，飞行船公司在庭审辩论终结前当庭明确，以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围”。权利人主张的权利要求是确定专利权的保护范围、判断侵权是否成立的依据，权利人变更主张的权利要求会对案件审理程序产生重大影响，可能导致已经经过的庭审程序重新进行。通常而言，为避免增加当事人的诉讼成本，节约法院的司法资源、维护诉讼程序的稳定性，应当对权利人变更主张的期间进行一定的限制。对于增加诉讼请求，《民事诉讼法司法解释》第二百三十二条规定原告需要在法庭辩论终结之前提出，原因即在于法庭辩论终结是法庭审理程序基本完毕的重要时间节点。在法庭辩论终结之前增加诉讼请求，庭审的主要程序仍未进行完毕，增加的诉讼请求可以合并到原有的程序中进行，对已经进行的诉讼程序影响相对较小。在法庭辩论终结之后增加诉讼请求，庭审的主要程序已经进行完毕，增加的诉讼请求已经无法合并到原有的诉讼程序中进行，只能通过重新启动诉讼程序审理，必然对已经进行的诉讼程序造成较大影响。

但在专利侵权纠纷案件中，涉案专利权无效宣告决定可能在法庭辩论终结后作出，此时，如果权利人主张的权利要求因主动修改或宣告无效而发生变更的，仍然坚持上述限制原则而不考虑法庭辩论终结后发生的新事实，处理结果上可能造成对权利人显失公平。因为，该情形主要受制于专利侵权程序和专利权无效程序的审理速度，权利人无法掌握二者的进度，也无法有效安排相关主张的变更时机，将由此产生的不利后果完全让权利人自行承担显然并不合理。对权利人因专利权无效导致变更主张的权利要求的，在期限上不应要求过于严格。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第9条规定，在一审判决作出前，权利人所主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效，权利人没有及时变更主张的权利要求的，可以裁定驳回权利人基于该被宣告无效的权利要求的起诉。将权利人变更主张的权利要求的期间限定在一审判决作出前，较好的平衡了裁判的公平和效率。首先，一审判决作出后一审结论即已确定，该时间节点是一审程序中能够允许变更的最晚期限，已经对权利人的利益进行了最大限度的考量。其次，即便不给予权利人变更的机会，也不会导致其主动放弃诉讼权利，只会迫使权利人通过另行起诉的方式再次主张权利。而看似在本案中得到节省的诉讼资源，仍然会在另案中付出。据此，因无效宣告程序导致主张的权利要求变更的，权利人变更主张的期限应从宽把握，在一审判决做出前均应允许。