【海声开悟】欧盟商标侵权之申请欧洲法院初步裁决的案例实践
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2025年第16期,总第136期
本期要点导读: 本案是奥迪公司与GQ之间的商标侵权纠纷。奥迪公司认为,被告GQ销售的散热格栅设计与其注册商标相似,构成商标侵权,要求法院禁止销售并销毁侵权产品。被告辩称,这些零部件仅是替换奥迪旧款车型的配件,不涉及商标侵权。案件由波兰华沙地区法院提交欧洲法院,寻求对欧盟商标法的解释,特别是商标保护范围及其在汽车零部件中的适用。欧洲法院的裁决将有助于明确商标法在类似案件中的应用。
案例关键词: 欧盟、波兰、商标侵权纠纷、成员国、修复条款、初步裁决、消费者混淆、法院禁令、法律解释
本案是奥迪公司与GQ之间的商标侵权纠纷。奥迪公司认为,被告GQ销售的散热格栅设计与其注册商标相似,构成商标侵权,要求法院禁止销售并销毁侵权产品。被告辩称,这些零部件仅是替换奥迪旧款车型的配件,不涉及商标侵权。案件由波兰华沙地区法院提交欧洲法院,寻求对欧盟商标法的解释,特别是商标保护范围及其在汽车零部件中的适用。欧洲法院的裁决将有助于明确商标法在类似案件中的应用。
一 基本情况
01 涉案商标
标识:

注册号:欧盟注册商标第000018762号
注册类别:第9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 37类(本案涉及第12类:车辆、零部件、汽车配件)
注册人:奥迪股份有限公司(Audi AG)
注册日:1998年6月2日
产业领域:汽车制造业
02 涉案当事人信息
原告:奥迪股份有限公司(Audi AG)
被告:GQ
审理机关:波兰华沙地区法院、欧洲法院
03 基本案情
原告奥迪股份有限公司是一家位于德国的企业,拥有第000018762号欧盟注册商标的专用权,该商标注册多个类别的商品和服务,其中在尼斯分类第12类指定了“车辆、零部件、汽车配件”等商品。
被告GQ是一个自然人,销售汽车用零部件。其销售对象为分销商,不直接面向终端消费者。1986年—2017年期间,其通过自有网站推广和销售为1980年代和1990年代销售的旧款奥迪型号用的散热格栅。这些散热格栅与原版一样,雕刻出了用插入和安装汽车生产商标志的空间,而该空间轮廓与原告的欧盟注册商标基本一致。
2017年初,原告启动了针对被告的法律诉讼程序,旨在寻求禁止被告销售上述含有与原告欧盟注册商标部分或全部一致的空间轮廓的散热格栅。特别是2020年5月份,原告向波兰华沙地区法院申请禁令,禁止被告进口、销售、营销和推广上述散热格栅,同时还申请销毁海关查获的70个此类散热格栅。
该法院认为对此作出判决必须确定原告的欧盟注册商标的保护范围是否能够扩展到散热格栅上用于插入和安装汽车制造商标志的元件部分(该元件与该标志构成混淆性的相似)。特别是,法院对于该元件部分是否履行了商标的功能也表示怀疑,即该元件部分是否表明了商品的来源。在此基础上,法院将焦点转移至欧盟商标法缺乏的与欧盟外观设计法中等效的“修复条款(该条款排除了对于构成复杂产品组成部分的进行修复以恢复到原始外观的法律保护)”,进一步认为对于第2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第3款(商标权保护范围)的解释应该受到欧盟商标法的目的-保护竞争和保护消费者在原厂和非原厂零部件上的选择权益。
此外法院还有疑问:如果认为散热格栅中用于插入和安装标志的元件部分是商标,那么按照第2017/1001号欧盟商标条例第14条第1款(c)的规定是否还允许零部件销售企业销售带有此类元件的非原厂散热格栅?如果可以,那么对于第2017/1001号欧盟商标条例第14条第2款规定中所要求诚实信用应该以哪种标准来评估。
2022年5月23日,华沙地区法院发现法律适用的疑问,遂向欧洲法院发出了初步裁决申请。
04 原告主张
原告认为被告GQ销售的散热格栅侵犯了其欧盟注册商标的专有权,因为该散热格栅设计有与奥迪商标相似的空位,可能导致消费者误认为该部件为奥迪原厂零部件,因此请求法院颁布禁令,禁止被告继续销售这些侵权散热格栅,并销毁海关查获的侵权物品。同时,原告主张其商标应当涵盖散热格栅上的设计元素,保护其品牌免受侵权。
05 被告主张
被告GQ主张,所销售的散热格栅不构成商标侵权,因为这些散热格栅仅是用于替换1980年代和1990年代奥迪车型的旧款配件,并未意图或实际引起消费者的品牌混淆。被告认为,散热格栅中用于插入和安装商标的空间仅具有技术性功能,即恢复原始外观,且其设计并不直接复制或模仿奥迪的注册商标。同时,根据欧盟商标法的相关规定,散热格栅作为零部件的销售行为应当被允许,不构成对商标的非法使用。
二 案件程序
10
争议焦点
华沙地区法院中止审理,并就如下问题向欧洲法院提出初步裁决申请:
(a) 欧洲议会和欧盟理事会于2017年6月14日发布第2017/1001号欧盟商标条例的第14条第1款的(c)条是否解释为排除商标所有人/法院禁止第三方在贸易过程中使用与欧盟注册商标相同或混淆性相似的标志,也即该汽车零部件(散热格栅)上的安装元件所形成的标志作为汽车的配件(该标志映射欧盟注册商标),这种情况下:
不在该零部件上复制与欧盟商标相同或相似的标志的情况下,技术上可能在汽车零部件(散热格栅)上安装是欧盟注册商标的复制件的原徽标?
或不在该零部件上复制与欧盟商标相同或相似的标志的情况下,技术上不可能在汽车零部件(散热格栅)上安装是欧盟注册商标的复制件的原徽标?
如果对上述任何一个问题的回答是肯定的,则如下:
(b)对于上述情况应该以何种标准来评价,其在工业和商业上使用欧盟注册商标的履行了诚实信用义务?
(c)2017/1001号欧盟商标条例的第9条第2款和第9条第3款下的(a)是否必须解释为,在缺乏类似于6/2002条例中的维修条款的情况下,如果汽车零部件的形状中包含了商标,这种情况下的商标没有实现其指定功能?
(d) 2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第9条第3款下的(a)是否必须解释为,当映射商标形状或与商标混淆性相似的标志的安装元件包含在汽车零部件的形状中,且2017/1001号欧盟商标条例中没有与第6/2002号第110条第1款中维修条款相似的条款时,该安装元件即使与商标相同或混淆性相似,也不能被视为具有指定功能的商标?
02 法院观点
2023年9月21日,总检察长L.Medina向欧洲法院发送了其关于请求初步裁决的问题的意见。针对裁决请求中(c)和(d)答复及论述如下,其认为:欧盟商标注册所有人的专用权是为了保护其作为持有人的特定利益,以确保商标能能够实现其功能。所以商标权的行使仅限制第三方使用的行为影响或可能影响商标功能的情况下。这些功能不仅包括商标的基本功能,即向消费者保证商品或服务的来源,还包括商标的其他功能,如保证商品或服务质量,或沟通、投资或广告等功能。如果使用与欧盟注册商标相同或构成混淆的标志不会损害该商标的任何功能,则该商标的所有者不能基于2017/1001号欧盟商标条例第9条反对该标志的使用。其次,当考虑到散热格栅中剩余的雕刻空间仅是用于插入和安装额外的配件—标志—并且为了实现这一目的,必须也必然的适应该配件的轮廓,其仅是履行一种纯粹的技术功能。而零部件的目的就是为了恢复汽车的原有外观,而只有与原件在视觉上完全相同才能实现维修的目的。因此其认为作为都原始散热格栅的忠实复制,在散热格栅中雕刻用于插入和安装该制造商标志的轮廓,其形式是为实现单一的技术目的,其不履行商标的功能。排除其适用2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第3款意义上的商标使用。
对于(a)和(b)的答复如下:因为其认为在散热格栅中雕刻用于插入和安装该制造商标志的轮廓的行为不是商标的使用行为,没有实现商标的功能。因此不涉及到2017/1001号欧盟商标条例第14条第1款(c)规定的指示性使用,从而限制商标权人权利的情况。因此对于(a)的答复是否定的,也就没有对于(b)的答复。
因此,其建议法院按照其(c)和(d)的内容答复给华沙地区法院。如果法院对于(c)和(d)持相反意见,其建议对于(a)答复如下:第14条第1款(c)理解为不允许汽车零部件卖家,即散热格栅卖家销售包含有插入和安装汽车制造商标志的元件的零部件(如元件形状与制造商的欧盟注册商标相同或构成混淆性近似)。如法院对于(a)的答复持相反意见,则对于(b)的答复如下:第14条第2款理解为,首先,使用欧盟注册商标并不涉及的对于该商标的贬低或诋毁;其次,使用者已采取必要的措施表明商标确实有其制造,并确保它们不会被是为原件的复制件;第三,零部件的制造商或销售商有责任审慎的遵守并确保下游用户在工业和商业活动中遵守诚实信用的必要条件。
03 法院裁判
2024年1月25日,欧洲法院经过书面程序以及聆讯程序后,并在听取检察长的建议后做出初步裁决。
1.第2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第3款(a)至(c)应该由国家法院来确定:第三方在未经作为欧盟注册商标所有人的汽车制造商同意的情况下,进口、销售零部件(即汽车的散热格栅),其包含为插入或安装体现该欧盟注册商标的标志而设计的元件,并且其形状与该欧盟注册商标相同或近似,该种方式在贸易过程中可能影响该欧盟注册商标一个或多个功能的情况。
2. 第2017/1001号欧盟商标条例第14条第1款(c) 该条款不排除作为欧盟注册商标所有人的机动车辆制造商禁止第三方在该等机动车辆的零部件(即散热器格栅)上使用与该商标相同或类似的标志(即使该标志由散热器格栅的元件形状组成,而元件是为插入或安装体现该欧盟注册商标的标志而设计),无论技术上是否有可能将该标志贴或不贴在散热器格栅上。
03 经验启示
本案体现欧洲法律制度中的一个重要程序—初步裁决制度,该制度由于欧洲对于法律理解的统一。
(一)初步裁决确保欧盟法律统一适用
欧洲法院系统的一个重要制度就是初步裁决制度,即当成员国国家法院在适用欧盟法律时,对于法律的条款出现解释问题时,可以中止相关法律程序,向欧洲法院申请初步裁决以解决法律解释的疑问,获得初步裁决后再恢复法律程序适用该裁决来做出裁判。
初步裁决是欧洲法院与所有成员国法院合作,成员国法院是处理欧盟法律事务的普通法院。为确保欧盟法律的有效和统一适用,并防止出现不同的解释,各国法院可以,有时甚至必须提交法院,要求其澄清与欧盟法律解释有关的问题,以便确定本国法律是否符合欧盟法律等。初步裁决请求也可要求审查欧盟法律行为的有效性。
法院的答复不仅仅是意见,而是判决或说明理由的命令。接受答复的国家法院在裁定其受理的争议时,必须遵守所给出的解释。法院的裁决对提出相同问题的其他国家法院同样具有约束力。
虽然只有国家法院才能提交此类裁决,但该法院的所有诉讼当事方以及欧洲联盟成员国和机构都可以参与欧洲法院的裁决程序中,寻求对其有影响的欧盟规则的澄清。
(二)尊重知识产权,合理使用商标
中国公司在进行国际贸易时,必须尊重目标市场的知识产权法律,包括商标、专利和版权等。这意味着在销售产品时,要确保不侵犯他人的注册商标。在销售与知名商标相似的商品时,即使是为了说明商品的兼容性或用途,也需要确保这种使用不会误导消费者,不会损害商标所有者的利益,并且符合“诚实商业行为”的原则。
(三)了解目标市场法律,持续监测知识产权变化
要了解目标市场的法律,同时还要及时监测。不同国家和地区的知识产权法律可能有所不同。中国公司在出口商品到其他国家时,需要了解和遵守当地的法律法规,以避免潜在的法律风险。而对于知识产权来说可能随着经济的发展有所变化,对应的法律可能会随着时间而变化,中国公司需要持续关注目标市场的相关法律变动,并及时调整自己的商业策略和行为。
(首都知识产权服务业协会供稿、整理)
(本文仅代表作者观点,不代表北京市知识产权公共服务中心立场。)
基本情况
标识:
注册号:欧盟注册商标第000018762号
注册类别:第9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 37类(本案涉及第12类:车辆、零部件、汽车配件)
注册人:奥迪股份有限公司(Audi AG)
注册日:1998年6月2日
产业领域:汽车制造业
原告:奥迪股份有限公司(Audi AG)
被告:GQ
审理机关:波兰华沙地区法院、欧洲法院
原告奥迪股份有限公司是一家位于德国的企业,拥有第000018762号欧盟注册商标的专用权,该商标注册多个类别的商品和服务,其中在尼斯分类第12类指定了“车辆、零部件、汽车配件”等商品。
被告GQ是一个自然人,销售汽车用零部件。其销售对象为分销商,不直接面向终端消费者。1986年—2017年期间,其通过自有网站推广和销售为1980年代和1990年代销售的旧款奥迪型号用的散热格栅。这些散热格栅与原版一样,雕刻出了用插入和安装汽车生产商标志的空间,而该空间轮廓与原告的欧盟注册商标基本一致。
2017年初,原告启动了针对被告的法律诉讼程序,旨在寻求禁止被告销售上述含有与原告欧盟注册商标部分或全部一致的空间轮廓的散热格栅。特别是2020年5月份,原告向波兰华沙地区法院申请禁令,禁止被告进口、销售、营销和推广上述散热格栅,同时还申请销毁海关查获的70个此类散热格栅。
该法院认为对此作出判决必须确定原告的欧盟注册商标的保护范围是否能够扩展到散热格栅上用于插入和安装汽车制造商标志的元件部分(该元件与该标志构成混淆性的相似)。特别是,法院对于该元件部分是否履行了商标的功能也表示怀疑,即该元件部分是否表明了商品的来源。在此基础上,法院将焦点转移至欧盟商标法缺乏的与欧盟外观设计法中等效的“修复条款(该条款排除了对于构成复杂产品组成部分的进行修复以恢复到原始外观的法律保护)”,进一步认为对于第2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第3款(商标权保护范围)的解释应该受到欧盟商标法的目的-保护竞争和保护消费者在原厂和非原厂零部件上的选择权益。
此外法院还有疑问:如果认为散热格栅中用于插入和安装标志的元件部分是商标,那么按照第2017/1001号欧盟商标条例第14条第1款(c)的规定是否还允许零部件销售企业销售带有此类元件的非原厂散热格栅?如果可以,那么对于第2017/1001号欧盟商标条例第14条第2款规定中所要求诚实信用应该以哪种标准来评估。
2022年5月23日,华沙地区法院发现法律适用的疑问,遂向欧洲法院发出了初步裁决申请。
原告认为被告GQ销售的散热格栅侵犯了其欧盟注册商标的专有权,因为该散热格栅设计有与奥迪商标相似的空位,可能导致消费者误认为该部件为奥迪原厂零部件,因此请求法院颁布禁令,禁止被告继续销售这些侵权散热格栅,并销毁海关查获的侵权物品。同时,原告主张其商标应当涵盖散热格栅上的设计元素,保护其品牌免受侵权。
被告GQ主张,所销售的散热格栅不构成商标侵权,因为这些散热格栅仅是用于替换1980年代和1990年代奥迪车型的旧款配件,并未意图或实际引起消费者的品牌混淆。被告认为,散热格栅中用于插入和安装商标的空间仅具有技术性功能,即恢复原始外观,且其设计并不直接复制或模仿奥迪的注册商标。同时,根据欧盟商标法的相关规定,散热格栅作为零部件的销售行为应当被允许,不构成对商标的非法使用。
案件程序
争议焦点
华沙地区法院中止审理,并就如下问题向欧洲法院提出初步裁决申请:
(a) 欧洲议会和欧盟理事会于2017年6月14日发布第2017/1001号欧盟商标条例的第14条第1款的(c)条是否解释为排除商标所有人/法院禁止第三方在贸易过程中使用与欧盟注册商标相同或混淆性相似的标志,也即该汽车零部件(散热格栅)上的安装元件所形成的标志作为汽车的配件(该标志映射欧盟注册商标),这种情况下:
不在该零部件上复制与欧盟商标相同或相似的标志的情况下,技术上可能在汽车零部件(散热格栅)上安装是欧盟注册商标的复制件的原徽标?
或不在该零部件上复制与欧盟商标相同或相似的标志的情况下,技术上不可能在汽车零部件(散热格栅)上安装是欧盟注册商标的复制件的原徽标?
如果对上述任何一个问题的回答是肯定的,则如下:
(b)对于上述情况应该以何种标准来评价,其在工业和商业上使用欧盟注册商标的履行了诚实信用义务?
(c)2017/1001号欧盟商标条例的第9条第2款和第9条第3款下的(a)是否必须解释为,在缺乏类似于6/2002条例中的维修条款的情况下,如果汽车零部件的形状中包含了商标,这种情况下的商标没有实现其指定功能?
(d) 2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第9条第3款下的(a)是否必须解释为,当映射商标形状或与商标混淆性相似的标志的安装元件包含在汽车零部件的形状中,且2017/1001号欧盟商标条例中没有与第6/2002号第110条第1款中维修条款相似的条款时,该安装元件即使与商标相同或混淆性相似,也不能被视为具有指定功能的商标?
2023年9月21日,总检察长L.Medina向欧洲法院发送了其关于请求初步裁决的问题的意见。针对裁决请求中(c)和(d)答复及论述如下,其认为:欧盟商标注册所有人的专用权是为了保护其作为持有人的特定利益,以确保商标能能够实现其功能。所以商标权的行使仅限制第三方使用的行为影响或可能影响商标功能的情况下。这些功能不仅包括商标的基本功能,即向消费者保证商品或服务的来源,还包括商标的其他功能,如保证商品或服务质量,或沟通、投资或广告等功能。如果使用与欧盟注册商标相同或构成混淆的标志不会损害该商标的任何功能,则该商标的所有者不能基于2017/1001号欧盟商标条例第9条反对该标志的使用。其次,当考虑到散热格栅中剩余的雕刻空间仅是用于插入和安装额外的配件—标志—并且为了实现这一目的,必须也必然的适应该配件的轮廓,其仅是履行一种纯粹的技术功能。而零部件的目的就是为了恢复汽车的原有外观,而只有与原件在视觉上完全相同才能实现维修的目的。因此其认为作为都原始散热格栅的忠实复制,在散热格栅中雕刻用于插入和安装该制造商标志的轮廓,其形式是为实现单一的技术目的,其不履行商标的功能。排除其适用2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第3款意义上的商标使用。
对于(a)和(b)的答复如下:因为其认为在散热格栅中雕刻用于插入和安装该制造商标志的轮廓的行为不是商标的使用行为,没有实现商标的功能。因此不涉及到2017/1001号欧盟商标条例第14条第1款(c)规定的指示性使用,从而限制商标权人权利的情况。因此对于(a)的答复是否定的,也就没有对于(b)的答复。
因此,其建议法院按照其(c)和(d)的内容答复给华沙地区法院。如果法院对于(c)和(d)持相反意见,其建议对于(a)答复如下:第14条第1款(c)理解为不允许汽车零部件卖家,即散热格栅卖家销售包含有插入和安装汽车制造商标志的元件的零部件(如元件形状与制造商的欧盟注册商标相同或构成混淆性近似)。如法院对于(a)的答复持相反意见,则对于(b)的答复如下:第14条第2款理解为,首先,使用欧盟注册商标并不涉及的对于该商标的贬低或诋毁;其次,使用者已采取必要的措施表明商标确实有其制造,并确保它们不会被是为原件的复制件;第三,零部件的制造商或销售商有责任审慎的遵守并确保下游用户在工业和商业活动中遵守诚实信用的必要条件。
2024年1月25日,欧洲法院经过书面程序以及聆讯程序后,并在听取检察长的建议后做出初步裁决。
1.第2017/1001号欧盟商标条例第9条第2款和第3款(a)至(c)应该由国家法院来确定:第三方在未经作为欧盟注册商标所有人的汽车制造商同意的情况下,进口、销售零部件(即汽车的散热格栅),其包含为插入或安装体现该欧盟注册商标的标志而设计的元件,并且其形状与该欧盟注册商标相同或近似,该种方式在贸易过程中可能影响该欧盟注册商标一个或多个功能的情况。
2. 第2017/1001号欧盟商标条例第14条第1款(c) 该条款不排除作为欧盟注册商标所有人的机动车辆制造商禁止第三方在该等机动车辆的零部件(即散热器格栅)上使用与该商标相同或类似的标志(即使该标志由散热器格栅的元件形状组成,而元件是为插入或安装体现该欧盟注册商标的标志而设计),无论技术上是否有可能将该标志贴或不贴在散热器格栅上。
经验启示
本案体现欧洲法律制度中的一个重要程序—初步裁决制度,该制度由于欧洲对于法律理解的统一。
(一)初步裁决确保欧盟法律统一适用
欧洲法院系统的一个重要制度就是初步裁决制度,即当成员国国家法院在适用欧盟法律时,对于法律的条款出现解释问题时,可以中止相关法律程序,向欧洲法院申请初步裁决以解决法律解释的疑问,获得初步裁决后再恢复法律程序适用该裁决来做出裁判。
初步裁决是欧洲法院与所有成员国法院合作,成员国法院是处理欧盟法律事务的普通法院。为确保欧盟法律的有效和统一适用,并防止出现不同的解释,各国法院可以,有时甚至必须提交法院,要求其澄清与欧盟法律解释有关的问题,以便确定本国法律是否符合欧盟法律等。初步裁决请求也可要求审查欧盟法律行为的有效性。
法院的答复不仅仅是意见,而是判决或说明理由的命令。接受答复的国家法院在裁定其受理的争议时,必须遵守所给出的解释。法院的裁决对提出相同问题的其他国家法院同样具有约束力。
虽然只有国家法院才能提交此类裁决,但该法院的所有诉讼当事方以及欧洲联盟成员国和机构都可以参与欧洲法院的裁决程序中,寻求对其有影响的欧盟规则的澄清。
(二)尊重知识产权,合理使用商标
中国公司在进行国际贸易时,必须尊重目标市场的知识产权法律,包括商标、专利和版权等。这意味着在销售产品时,要确保不侵犯他人的注册商标。在销售与知名商标相似的商品时,即使是为了说明商品的兼容性或用途,也需要确保这种使用不会误导消费者,不会损害商标所有者的利益,并且符合“诚实商业行为”的原则。
(三)了解目标市场法律,持续监测知识产权变化
要了解目标市场的法律,同时还要及时监测。不同国家和地区的知识产权法律可能有所不同。中国公司在出口商品到其他国家时,需要了解和遵守当地的法律法规,以避免潜在的法律风险。而对于知识产权来说可能随着经济的发展有所变化,对应的法律可能会随着时间而变化,中国公司需要持续关注目标市场的相关法律变动,并及时调整自己的商业策略和行为。
(首都知识产权服务业协会供稿、整理)
(本文仅代表作者观点,不代表北京市知识产权公共服务中心立场。)