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《技术进出口管理条例》修改对技术转让合同实务的影响

来源: 柳沈律师事务所   发布日期:2021.11.10 浏览次数(21)

1. 背景


20193月,国务院宣布,对包括《技术进出口管理条例》(下称《进出口条例》)在内的一批行政法规进行修改。《进出口条例》中技术转让方的侵权责任(第24条第3款)、改进技术成果归改进方所有(第27条)、技术转让合同中禁止限制性条款(第29条)等规定被删除。


结合中国刚刚通过《外商投资法》这一背景,可以更加深刻地理解本次《进出口条例》修改的意义。


20193月召开的全国人民代表大会上《外商投资法》被审议通过,其中规定,“国家鼓励在外商投资过程中基于自愿原则和商业规则开展技术合作。技术合作的条件由投资各方遵循公平原则平等协商确定。行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术”。这明确传递了中国对外商投资减少行政干预,提供公平、平等的投资环境的信息。


《进出口条例》的修改也是基于同样的考量,通过删除上述三个条款,减少对技术转让合同具体内容的限制,给予当事人更大的协商空间。


本次修改也是对国际舆论的积极反馈。自本条例2002年施行以来,在企业的技术转让实务中几乎没有按照上述三个条款操作的实例[1],但三条款的内容引起不少质疑,被指对外国企业施加了过多义务。美国更是在2018年向WTO指控中国的技术转让措施违反TRIPS协定,一个理由就是基于《进出口条例》中这三个条款给与外国权利人的待遇低于给予中国权利人的待遇,不满足TRIPS规定的国民待遇原则[2]


本次修改将这些引起争议却缺乏法律实效的条款删除,有助于消除外国企业的顾虑,落实国民待遇原则,优化外商投资环境。


2. 修改后的法律适用


《进出口条例》作为规范技术进出口行为的特别规定,对于技术进出口合同优先适用,但《进出口条例》中将上述三个条款删除后,涉及外国企业的技术转让合同的相关内容,就需要参照作为一般法的《合同法》的规定。


《合同法》是调整交易关系的基础法律,充分尊重当事人的意思自治,采用约定优先的原则。因此,虽然《合同法》及相关司法解释中有与《进出口条例》第24条,第27条及第29条基本对应的内容,但并非《进出口条例》那样的强制性规定,而是赋予了当事人协商的自由。


下面基于具体案例介绍《合同法》中相应规定在司法实践中是如何适用,为今后中外企业签订技术转让合同时提供参考。


3.《合同法》的相应规定分析


3.1 转让人的侵权责任


对于转让人的侵权责任,《合同法》中规定,“受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由转让人承担责任,但当事人另有约定的除外”。很明显,《合同法》允许当事人对于侵权责任的承担方式进行约定。


一提到转让人的侵权责任(又称权利瑕疵担保责任),很多人会想到武汉晶源诉富士化水、华阳电力专利侵权案[3]。该案中,华阳公司(受让方)与富士化水(转让方)签订“烟气脱硫系统”技术转让合同,其中约定,由于卖方提供的装备上使用的商标、 专利或者版权和/或相关设计造成侵权所导致的损失或罚款,卖方应给与赔偿,并保证买方免于任何赔偿或责任。后武汉晶源起诉华阳公司的脱硫系统侵犯其专利权,法院判定富士化水、华阳公司构成共同侵权,依法承担连带责任。


虽然法院认定富士化水构成侵权,但并非依据合同中的上述侵权责任条款,而是基于富士化水提供相关设备并参与设备安装的行为作出了共同侵权的判断。关于合同中的上述约定,最高院特别在判决中指出,“连带责任的承担并不妨碍华阳公司根据其与富士化水签订的“烟气脱硫系统”合同依法向富士化水行使追偿权,原审判决根据合同中的权利瑕疵担保条款免除华阳公司的赔偿责任,有所不当”。


在另一件涉及委托加工合同的案件中,法院也做出了类似判决[4]。虽然在委托加工合同中约定,委托人必须保证自己的权利合法有效,未侵犯他人知识产权,否则一切责任由委托人承担,但法院认为,该条款不能发生对抗第三人的效力,被委托人可以根据其与委托人协议中的知识产权担保条款向委托人主张违约责任,但对合同之外的第三人,被委托人应以侵权产品制造者的身份承担责任。


从这两个案例可以看出,在侵权诉讼中,法院并未依据合同中的侵权责任条款来认定侵权责任,而是根据各方具体实施的行为判断是否侵权。如果合同中对侵权责任有明确约定,一方当事人可以根据合同对另一方另外提起违约之诉,届时,合同条款会成为法院的判决依据。因此,在签订转让合同时就有必要对侵权责任如何承担,承担条件及承担方式等作出详细约定。


3.2 限制性条款


《合同法》中规定,“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效” 相关司法解释中限定了六种具体行为,基本与《进出口条例》第29条的内容对应。


实践中,法院基于《合同法》的上述规定认定合同无效的情况并不多,其主要原因被认为是“垄断技术和妨碍技术进步的标准较难把握,导致法院在适用该条时较为谨慎”[5]。法院会根据合同的具体内容来判断是否存在“垄断技术、妨碍技术进步“的情况,而不是将涉及限制的内容一概认定为无效。


在吴琦诉思路高公司技术合同纠纷案中[6],乙方与甲方协议共同对一种麻醉泵进行商品化,由乙方提供对该麻醉泵进行控制的控制器芯片。协议中规定,甲方不得通过其他方法获得具有相同功能的控制器芯片。法院认定该条款属于限制甲方从其他来源获得类似的技术,违反了《合同法》第329条的规定,应属无效。


而在大洋公司诉黄河公司专利实施许可合同纠纷中[7],专利权人黄河公司与大洋公司签订了一种石材成型机的专利实施许可协议,并约定由黄河公司提供石材成型机。大洋公司诉称,专利权人进行许可的目的是为了强制并高价销售并非实施该专利必不可少的设备,属于“非法垄断技术,妨碍技术进步”的行为,该实施许可合同应该无效。最高院认定,本案诉争合同的目的是专利产品的销售及使用许可,石材成型机作为专利技术的载体是实现该合同目的的专用设备,因此在许可合同中约定由许可方提供该专用设备并不违反法律规定。


可见,法院是从合同目的、限制内容本身的合理性以及是否会产生阻碍竞争的后果等方面来判断合同条款的合法性。如果某种限制具有必要性且没有超出合理的限度,法院并不会将其认定为无效条款。


3.3 改进技术成果的归属


不同于《进出口条例》规定改进技术成果统一归改进方所有,根据《合同法》,当事人可以约定后续改进技术成果的分享办法,这无疑赋予当事人更大的缔约自由。


在上述吴琦诉思路高公司技术合同纠纷案[8]中,合同中约定在产品商品化过程中对原有技术改进而形成的新技术的知识产权归双方共有。但在合同履行中,甲方以自己的名义对产品申请了专利。法院根据合同的上述内容认定甲方违约,判决该专利归双方共同所有。


可见,在一方当事人违反合同约定侵占了改进技术成果时,另一方当事人可以提起违约之诉。因此,有必要在合同中事先约定技术转让后改进技术成果的分享方式,而在合同中明确转让合同涉及的技术内容以及改进技术的涵义与范围是此类约定的重要前提和基础。


4. 总结


综上所述,本次对《进出口条例》的修改减轻了外国企业向中国转让技术时的负担,为当事人提供了更大的协商空间,也使得合同条款的起草变得更加重要。在起草技术转让合同时,需要根据《合同法》及相关司法解释的规定,参考中国的司法实践,本着公平合理的原则,清楚限定双方的权利义务关系。



[1] 马忠法,《我国改革开放以来技术转让法律制度的反思》,载《东方法学》2019年第2期,P41-55

[2] CHINA – CERTAIN MEASURES CONCERNING THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSDS542

[3] 最高人民法院(2008)民三终字第 8号民事判决书。

[4] 广州知识产权法院(2016)73民初2248号民事判决书。

[5] 赵克:《侵害他人技术成果的技术合同的效力》,载《人民司法·案例》 2012年第16期,P102-104

[6] 北京市高级人民法院(2007)高民终字第592号民事判决书。

[7] 最高人民法院/(2003)民三终字第8号民事判决书。

[8] 北京市高级人民法院(2007)高民终字第592号民事判决书。

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