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商标并存实践之案例分析及注意要点

来源:   发布日期:2020.12.31 浏览次数(10)

在我国知识产权兴国之路的沃土之上,近年来,我国商标领域的各项制度和氛围也陆续呈现包容开放态度,扬长避短、积极地与国际先进制度接轨。其中,商标并存制度就是典型例证。

在如此包容开放的大环境下,商标实践中也出现了越来越多的细节问题需要商标权利人和代理机构格外注意。我司2019年代理的一件驳回复审案件就恰好是类似情形,因严格排除了形式和内容上可能造成的风险,最终赢得商评委的支持,成功为客户争取到权利。详细如下:

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(申请商标)

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(引证商标)

案件结论

引证商标权利人出具的《商标共存函》明确表示同意申请商标在中国注册;且申请商标与引证商标存在一定差异,消费者尚可区分。故,申请商标在中国的领土延伸予以核准保护。

办案过程

1. 引证商标所有人签署了商标并存同意书,但在复审申请后直至三个月补充证据期限届满,仅提供了《商标共存同意书》的原件,未经公证、认证。我方要求引证商标权人提交公证、认证原件,且在复审补充证据期限满三个月后作为新证据积极递交,被商标局采信。

2. 在复审理由中再次对比分析了二者音、形、义实质不同之处,特别是:“100 PIPERS”,按照中国消费者的常识,数字加英文组合,英文单词最后一个字母又是“S”,很容易联想到该英文单词为数字限定的复数形式,因而可以推断该英文单词为可数名词。然而,经检索,“PIPER”作可数名词时含义仅为“风笛手”,这与申请商标纪念创始人的意义没有任何关联。申请商标的设计背景如下:

申请商标“PIPER”及其权利人旗下所有“PIPER”系列商标均为纪念其创始人Henri Guilaume Piper而设计、推广问世,PIPER为其姓。即,申请商标实为人名——产品创始人的名称。

由此可见,复审商标的设计初衷不仅与“PIPER”作可数名词时的含义“风笛手”毫无关联,反而是客户自己具有历史渊源和纪念意义的独创标识。二者在音、形、义等方面实际大相径庭。结合客户的历史背景和国际口碑,可以排除相关消费者混淆误认的可能。

意义与结语

结合上述案例不难发现,对于商标并存实践,以下两点尤为重要:

1. 《商标共存同意书》或《商标共存协议》如在域外产生,按照2019年递交案件时的旧版证据规则需严格经公证+认证,避免效力瑕疵。

2020年11月18日之前适用的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条规定:“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。”

此外,对中国本土企业签署出具的《商标共存协议》或《商标共存同意书》,按照证据规则,理论上,当事人提交原件即可,但为增强其证明力,也应以公证为宜。

2. 即使权利人之间达成共存协议,也需进一步严密论证可以消除二者混淆误认可能性之处

鉴于现在的商标实践大环境较为活跃友好,成功协商并存的情况越来越多,甚至会出现使用在类似商品/服务上完全相同的两件商标,其权利人也会同意的情形。然而,根据国家知识产权局近年的裁判结果来看,两件商标是否能够共存于中国市场,不仅仅取决于权利人双方是否达成合意、签署并出具《商标共存同意书》或《商标共存协议》,还有一条硬核标准则是两件商标需排除造成消费者混淆误认之可能。这对于使用在类似商品/服务上完全相同的两件商标就很难符合要求。

同理,即使对于外观高度近似、但并不相同的两件商标,仍将面临第二条硬核标准的考验,需高度注意并严密论证加以排除。

综上,在案例多样化蓬勃发展的今天,商标权利人和代理机构在面对类似问题时,应秉持严谨态度,严格遵循官方要求和动态,结合案例特点和切入点,各个击破,最大程度地积极争取到应有的权利。

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