前不久，网上流传过一个段子，说的是北大进校园管理非常严格，要进校的人一定要出示证件，每次进校门必须先回答保安提出的三个哲学上的终极问题：
很多北大哲学系的同学听到这三个问题，都会陷入沉思。作为专利代理师，在平时涉及创造性缺陷的审查意见（OA）处理过程中，想要提供准确、令人信服、且有争辩力度的应对策略，也同样需要问自己三个问题，笔者将其称之为创造性相关OA处理过程中的“灵魂三问”，即：
接下来，笔者将围绕上述三个问题聊聊创造性相关OA的答复策略。从人的自然属性来看，审查员首先是有着不同技术背景、不同人生阅历、不同性格特征和喜好的自主行为能力人，而从其职业属性来说，审查员是代表公权力机关作出是否授予专利权的审查决定的决定者。在发明专利申请的创造性审查过程中，审查工作的关键点在于——确定本发明相对于最接近现有技术的区别技术特征是否是显而易见的。从这个角度来说，审查员所站的角度将最终决定其审查的合理性，如果其站在该发明专利申请所属领域“技术专家”的角度，则可能认为很多非显而易见的区别技术特征都是容易想到的（即，创造性的审查标准过高），而如果审查员站在“技术小白”的角度，则也可能将原本不具备创造性的特征认定为对发明专利申请起到创造性贡献的特征（即，创造性的审查标准过低），同样不能得出合理的审查结论。因此，为了统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响，专利审查指南中要求审查员应该从“所属技术领域的技术人员”的角度对发明专利申请进行审查，以下是审查指南中关于“所属技术领域的技术人员”的具体解释：
从审查指南对创造性进行评价的前提可以看出，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。也就是说，审查员应该立足于“本领域的技术人员”对发明专利申请的创造性进行审查。事实上，审查员的审查过程是对即将审查的发明专利申请的发明过程再现的过程，在这个过程中，审查员站在“本领域的技术人员”的角度寻找最接近的现有技术（D1），通过将本发明的权利要求与D1进行比较，得到本发明专利申请与D1的区别技术特征，重新确定技术问题，最后确定该区别技术特征的显而易见性（是否是公知常识），或者确定本领域技术人员是否有机动去寻找另一篇对比文件D2，基于D1与D2的结合来评价审查对象的创造性。在针对即将审查的发明专利申请的发明过程再现的过程中，其实审查员最初手头拥有的仅是最接近的现有技术D1，而非必然拥有审查意见通知书中最终引用的所有对比文件。举例来说，假设审查员基于最接近的现有技术D1结合D2评价目标权利要求的创造性，如下所示：
从上表可以看出，特征D’是本发明的独权相比于最接近的现有技术D1的区别技术特征，该特征未记载在D1中，而是记载在D2中，审查员利用D2作为D1的补充来评价本发明的权利要求的创造性。这个时候我们要特别注意的是，审查员作为本领域技术人员对本发明的整个发明过程进行再现，其最初手头只有D1，而非最初就拥有D1+D2，D1和D2之间的桥梁是：D1的技术方案是否给出了技术人员去寻找解决D1中存在的技术问题的D2的动机或启示。
也就是说，技术问题是本领域技术人员寻找技术手段的源动力，如果D1中不存在使用D2中的特征D’解决的技术问题、或者D1与D2结合存在技术难度、抑或D1与D2的工作原理不同，则在对本发明再现的过程中，本领域技术人员就没有动机将D2与D1结合以得到本发明的技术方案。即便D2对于本领域技术人员来说是可获得的，但是对于本领域技术人员来说，其面对的是浩如烟海的现有技术，其如何有目的、有动机地去寻找到D2是判断本发明专利申请是否具备创造性的关键所在。所以，我们在处理创造性问题的时候，首先要知道审查员审查的过程其实是审查员作为“本领域技术人员”对发明过程进行再现的过程，而在这个过程中，其再现本发明的基础是最接近的对比文件D1，而非当前审查员所使用的全部文献。从这个角度来说，审查员应该站在“本领域技术人员”的立场合理地分析最接近的对比文件D1是否面临区别技术特征D’所要解决的问题，这是我们在创造性争辩“区别技术特征的非显而易见性”的其中一个重要立足点。 
本发明独权与最接近对比文件D1的特征比对（腿部认定）；
重新确定的技术问题（腰部认定）；
进一步结合对比文件D2或直接将区别技术特征认定为公知常识（头部认定）。
从审查创造性的“三步法”来看，审查员重新确定的本发明所要解决的技术问题（事实认定2）是前面特征比对（事实认定1）后得出的结论。如果把审查员的事实认定的内容比作一个人，本发明与D1的特征比对是人的双腿，比对后基于二者的区别重新确定的技术问题相当于人的腰部，进一步结合对比文件D2或直接将区别技术特征认定为公知常识，可以认为是人的头部。
从上面的比喻可以看出，代理师在分析审查员的事实认定是否正确时也应该按照“腿部认定——>腰部认定——>头部认定”的顺序逐项确认，如果审查员在“腿部认定”的时候就已经出现偏差，则“腰部”和“头部”的事实认定同样站不住脚。只有审查员的“腿部认定”合理，才能对“腰部”和“头部”的认定形成有效支撑。如前文所述，审查员基于区别技术特征重新确定的技术问题对整个的审查意见评述非常关键，对“腰部认定”的确认要注意以下两点。第一，审查员重新确定的本发明要解决的技术问题并非技术问题，而是技术手段。举例来说，审查员在针对一个案件的创造性评述中指出：“基于区别技术特征，本申请所要解决的技术问题是：如何设置各发光层厚度，通过使第二发光材料层的厚度等于或大于所述第一发光材料层的厚度并且小于所述第三发光材料层的厚度来设置各个发光材料层的厚度是本领域常规技术选择。因此本申请原权利要求不具备创造性”。对于审查员的上述事实认定，申请人发现，在本申请中将发光层的厚度设置为彼此不同的目的在于解决“如何均匀地扩散具有最小厚度的第一发光材料层的滴落溶液”的技术问题。实际上，审查员重新确定的技术问题“如何设置各发光层厚度”并非技术问题，而是解决技术问题的技术手段。对于这种情况，代理师需要在答复OA的过程中明确指出：本申请实际要解决的技术问题应为“如何均匀地扩散具有最小厚度的第一发光材料层的滴落溶液”，而并非审查员所认定的“如何设置各发光层厚度”，“设置发光层厚度”的技术手段背后的原因在于解决本申请前面提到的“均匀扩散”的问题。在审查员认定的技术问题失去支撑点的情况下，其后面的公知常识评述就显得苍白无力。审查员在经过与D1的特征比对后，发现区别技术特征在于“提前预判刹车距离”，基于该区别技术特征，审查员指出本申请相对于现有技术实际要解决的技术问题为“提高汽车的安全性”。我们知道提高车辆安全性可能有很多种手段，例如，改进主动安全系统（提前预判、刹车敏感性）、改进被动安全系统（安全气囊）等，审查员认定一个更上位技术问题的好处在于其可以有更大的空间来进行公知常识评述或更易于找到给出解决该问题启示的对比文件。对于此类认定，代理师同样需要具体清楚地阐明，本申请实际要解决的技术问题并非审查员上位概括的技术问题，而是更具体的技术问题，从而使得审查员基于先前确定的技术问题的详细评述失去支撑。技术理解力是代理师的基本功，逐一核实审查员的每个特征认定是确定本发明与对比文件区别的关键所在，在实际工作中，有些代理师对待审查意见从区别技术特征（腰部认定）看起，而非从特征比对（腿部认定）看起，或者对审查员的腿部认定没有仔细分析，这是一个很大的误区，也意味着默认审查员的前面的特征比对的正确性，这就有点像两军对垒，还未开战我军便首先后退30里，这将必然带来后面保护范围的进一步让步。
在创造性问题的处理过程中，争议的焦点通常是：经过与最接近对比文件D1的特征比对后确定的区别技术特征是否是公知常识，或者是否被另一篇对比文件D2公开，这也是决定该发明专利申请最终走向的关键点。如“问题一”中所提到的，技术问题是本领域技术人员寻找技术手段的源动力，如果最接近对比文件D1中不存在使用D2中的特征D’解决的技术问题，或者最接近的对比文件D1与D2的技术原理就不同，则说明在D1与D2之间不存在联接的桥梁，在对发明过程再现的过程中，本领域技术人员（审查员）就没有动机将D2与D1结合以得到本发明的技术方案。以下将结合笔者亲历的一个案例聊聊结合启示的问题，这个案子让我印象深刻的原因在于其经历了漫长的审查过程，母案驳回——>复审维持驳回——>提分案——>分案驳回，此后，此案从友所转至我所提复审，经过答复一次复审通知后撤驳并授权，整个案件历时6年，共经历8次审查意见通知书，代理师在前期的处理过程中一直处于“加入特征——>审查员认为公知常识”的死循环中，这里将这个案例分享给大家，希望这个案例能够给大家一点点启发。
1. 本发明的简单介绍
本发明涉及一种电池模块组件（400），所述电池模块组件（400）包括多个电池模块（蓝色高亮110,120），每一个所述电池模块（110,120）外侧均设置有冷却部件（红色高亮200/232/242），从图2看出，冷却部件（200）包括板体（230），在板体（230）两侧均设置有内嵌凹槽（240），冷却剂导管（250）沿着凹槽（240）设置，板体（230）两侧设置的冷却剂导管（250）对电池模块（110,120）进行冷却。我们将这种设电池模块（110,120）在其被相互电连接的连接方向上被夹持在冷却部件（200/232/242）之间的冷却结构总结为“夹心结构”式冷却结构。
2. 审查员引用的对比文件的简单介绍
参照D1的图1可以看到，10个电池1串联连接，每个电池1在串联连接方向的两侧上并未设置冷却部件，冷却套件5和7仅设置在电池1串联连接后形成在整体的侧面。在D1中，设置有两个冷却套件5和7，其中，冷却套件5用来对电池1被串联连接后形成的整体组装电池进行冷却，其中水冷管路5a被设置在冷却套件5内部。D2中公开了如下技术方案：在燃料电池的冷却板22的一侧设置凹槽22a以容纳冷却管13，导热化合物24填充冷却管13与凹槽22a之间的间隙。
争辩点I——本申请与最接近对比文件D1的冷却原理不同如前文中对本申请的介绍中提到的，本发明的冷却结构为：（冷却板-电池模块-冷却板-电池模块-冷却板）的“夹心结构”式冷却结构。而作为最接近现有技术的D1中先将所有电池1串联连接为一个整体，然后将冷却套件5和7仅设置在电池1串联连接后形成在整体的侧面，很明显，在每个电池模块两侧均设置有包括冷却剂导管250的冷却部件200的结构的冷却效果要远远好于在形成串联连接的组装电池整体后在该整体的侧面形成冷却套件的冷却效果。然而，D1并未给出本发明的上述关键点的启示。 D2仅公开了在冷却板的一侧设置开槽，开槽中设置冷却管的技术方案，审查员认为为了提高冷却效率，基于D2能够想到在冷却板两侧设置冷却管。按照审查员的逻辑，即便本领域技术人员能够想到在冷却板两侧设置冷却管，该结构“冷却板两侧设置冷却管”也无法与D1中公开的技术方案相结合，其原因如下：基于D2改进后的D1，在D1的图1中，占据原来冷却套件5位置的新的“两侧设置冷却管的冷却板”的一侧冷却管面对电池1串联连接后形成的整体的侧面，而该新的冷却板另一侧的冷却管面对外界，该技术方案对于D1的电池结构来说，无法起到提高冷却效率的目的，而且在一个板的两侧开槽并设置冷却管的制造成本和工艺复杂度显然高于D1的图1中在冷却套件内部设置冷却管的成本，在成本和和工艺复杂度提高而冷却效率并未提高的情况下，本领域技术人员没有动机基于D2将“两侧设置冷却管的冷却板”结合到D1以实现本申请修改后的权利要求1记载的技术方案。争辩点III——D1作为最接近的对比文件，并不存在审查员在驳回决定中提到的“如何固定冷却导管”的问题在D1中（见前图1），设置有两个水冷套件5和7，其中，水冷套件5用来对电池1被串联连接后形成的整体组装电池进行冷却，其中水冷管路5a被设置在水冷套件5内部，水冷套件7用来对电池的端子（正极端子、负极端子）部分进行冷却，与水冷套件5的结构类似，水冷套件7的冷却管路也同样设置在该套件内部。从D1的图1可以清楚地看到，冷却管5a位于冷却套件5的内部，D1不涉及对冷却管固定的问题。原因在于：如果管路位于冷却套件5的内部，则其固定效果要远好于在板外部开槽然后借助固定部件来固定管路的方案，而且外部开槽固定管路的工艺复杂度和随之带来的成本都要更高，在不存在该固定的技术问题的情况下，本领域技术人员没有动机去寻找一种固定方式更差且成本更高的D2的冷却管固定方式。基于以上三点，本领域普通技术人员在对比文件1的基础上无法获得与D2结合的启示，即便结合也无法获得修改后的权利要求1的技术方案。本申请修改后的权利要求1的技术方案的主要出发点在于每个电池模块串联连接方向两侧均设置有冷却板的“夹心结构”，正是因为该“夹心结构”才使得发明人设计出能够在两侧均布置有冷却管的冷却板，而现有技术均没有公开或启示本申请中的“夹心结构”，本领域技术人员没有动机设置两侧均布置有冷却管的冷却板。从本申请权利要求1保护的技术方案的结构来看，每个电池模块串联连接方向两侧均设置有冷却板的“夹心结构”显然能够明显提高冷却效率。因此，修改后的权利要求1相对于对比文件D1-D2和公知常识具备创造性。代理师在最初处理该案件的OA时，直接跨过的审查员所进行的本发明与最接近对比文件D1的特征比对（即，腿部认定），这导致在母案和分案的答复过程中，“D1与本发明冷却原理不同”的事实只字未提，使得代理师在后期的答辩中过多地加入了不必要的技术特征仍没有克服创造性问题。如果在答复一通时候能明确指出最接近现有技术与本发明冷却原理的差别，则能有效地将本申请与对比文件区别开。该申请尽管最终授权，但是前期过多不必要加入的特征导致最终的范围很小。这也是代理师应该尽早对“腿部认定”进行详细分析的原因。如果不管“腿部认定”，直接进入技术问题和结合启示的认定，则必然会在保护范围方面做出很大让步。对比文件D1与D2是否有结合启示，应该从D1所面临的问题、D1与D2结合后能否解决这个问题、结合后的方案与本发明的区别的角度详细阐述，而不能一笔带过简单陈述二者没有结合启示，这样的意陈无法让审查员信服。III．审查员认定的技术问题若不正确，需要在答复时明确指出IV．帮助审查员无限接近理想中的“本领域技术人员”审查员也是人，尽管审查指南要求审查员以“本领域技术人员”的角度去评价创造性，但是其只能无限接近“本领域技术人员”，而无法真正成为“理想的本领域技术人员”，审查员与“理想的本领域技术人员”之间的接近程度取决于代理师的有效争辩，这也是代理师的价值所在。 以上，笔者围绕开篇提到的三个问题讨论了创造性相关OA的答复策略。其实代理师与审查员从来都不是两个对立的阵营，而是共生、共融的关系，在科技高速发展的今天，作为不同利益的代表，审查员和代理师的职业价值在碰撞与角力当中将会殊途同归，毕竟合理的保护范围无论是对公众利益还是对于权利人都是最好的交代。本篇文章属于个人对创造性答辩的一些思考，不当之处，敬请批评指正。
今日IP
知产之家